Registro de marca en Estados Unidos

La marca es probablemente el activo más importante de su empresa. Es lo que permite diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores. Con el registro de la marca, obtendrá un derecho exclusivo al uso de la marca en el mercado americano. Además, podrá evitar que sus competidores o terceros hagan uso de ella para aprovecharse de su reputación.

Sí, es posible vender sus productos o servicios sin registrar la marca antes. Sin embargo, esto puede acarrearle graves problemas en el futuro. Por ejemplo, un tercero podría registrar una marca similar y tratar de impedir que pueda seguir vendiendo, o un competidor podría utilizar su marca en el mercado para aprovecharse de su reputación. En estos casos, aunque seguirá teniendo la protección de las marcas de common law, perderá las enormes ventajas de tener la marca registrada a nivel federal.

Nuestra recomendación siempre es registrar el logotipo y el nombre por separado. Al registrar el nombre con caracteres estándares, la protección del nombre es mucho más poderosa. Además, si registra solamente su logotipo y lo cambia en un futuro, corre el riesgo de perder la protección del nombre de su marca.

En Estados Unidos conviven el registro federal con los registros estatales. El registro estatal protege la marca solamente en el Estado determinado, mientras que el registro federal en la oficina de la United States Trademark and Patent Office (USPTO) protege la marca en todos los Estados Unidos. En general, para todas aquellas empresas que venden en más de un estado y para todas las empresas extranjeras que ofrecen productos en los Estados Unidos, es recomendable registrar la marca a nivel federal.

Existen numerosas bases de datos en las que puede comprobar si existen marcas iguales o parecidas a la suya. La propia Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) tiene la herramienta TESS (https://tmsearch.uspto.gov) en la que puede hacer una búsqueda rápida. Sin embargo, tenga en cuenta que existen muchos factores a la hora de determinar si una marca puede entrar en conflicto con la suya. Se usan los llamados Dupont factors para evaluar si existe riesgo de confusión entre dos marcas, como similitud en apariencia, sonido, connotación e impresión comercial; similitud de productos y servicios; similitud de los canales comerciales; las condiciones en las que los consumidores acceden al producto y servicio; si la marca era conocida; si hay evidencias previas de confusión, entre otros. Aunque realice búsquedas por su cuenta, es recomendable contar siempre con la opinión legal de un abogado. En nuestro bufete, realizamos una búsqueda exhaustiva de potenciales conflictos, no solo en bases de datos federales, sino también estatales, e incluso de marcas no registradas (marcas de common law) que de alguna manera puedan condicionar la viabilidad del registro o sus efectos.

Sí, puede utilizar su solicitud de registro o su registro de marca extranjera como base para la presentación, pero ello implica que la marca que solicita en Estados Unidos no puede abarcar más (en cuanto a descripciones de producto y reivindicaciones) que la marca extranjera. Le recomendamos que facilite al abogado el registro o la solicitud de registro previa extranjera para evaluar conjuntamente si es conveniente utilizarla, o si conviene más registrar una marca nueva o diferente.

Muchos clientes nos plantean esta pregunta y la respuesta es siempre un rotundo sí. Piense en cuánto dinero invertirá en marketing para darse a conocer y cuántos esfuerzos realizará para que su público reconozca su marca. Imagínese que cuando finalmente consiga sus objetivos, le obliguen a cambiar el nombre o el logo, a dejar de vender en los Estados Unidos, o a usar una marca en Estados Unidos diferente a la del resto de países, con todos los gastos duplicados que eso implica. La inversión en el registro de una marca es relativamente pequeña (< 1,5 ks) y puede ahorrarle decenas de miles de dólares y muchos dolores de cabeza en el futuro. Esta respuesta es válida también para cualquier empresa extranjera que tenga vocación de expansión a los Estados Unidos, por muy pequeña que sea.

Si tiene el domicilio en los EE. UU., puede realizar la solicitud usted mismo en la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), pero si tiene su domicilio en el extranjero, debe estar representado necesariamente por un abogado con licencia en EE.UU. En todo caso, la misma Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos recomienda encarecidamente, tanto a residentes de Estados Unidos como a extranjeros, contratar siempre a un abogado con licencia de USA especialista en derecho de marcas. Esto se debe a que un abogado especializado puede brindarle consejos cruciales para registrar exitosamente su marca y hacer cumplir y mantener los derechos que el registro le confiere.

No necesita ninguna dirección en Estados Unidos para registrar una marca en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Necesitará en todo momento un abogado con licencia en los Estados Unidos que le represente ante la USPTO.

El proceso de registro suele tardar entre 9 y 12 meses. Si existen complicaciones, comunicaciones con el Abogado Examinador de la USPTO u oposiciones de terceros el proceso podría demorarse más. En todo caso, los efectos del registro de la marca son retroactivos desde la fecha en que la marca fue solicitada. Mientras dure el proceso puede seguir utilizando la marca.

El registro de su marca en Estados Unidos será válido mientras lo mantenga. En el quinto año deberá presentar una “Declaración de uso”, y entre el noveno y el décimo año podrá renovarla si presenta una “Declaración de uso y solicitud de renovación”. Estas declaraciones tienen tasas no muy elevadas.

Tan solo necesitamos los datos del solicitante de la marca, los detalles de la marca que desea registrar y el listado de productos o servicios que la marca debe proteger. El abogado también le solicitará pruebas de uso de la marca (página web, fotografías, etc). Si todavía no la está usando se puede solicitar la marca en base a la intención de usarla en el futuro, en cuyo caso deberá presentárselas al abogado una vez que el proceso de registro haya finalizado y la marca esté pendiente de concederse.

No. Puede solicitar su marca incluso si no la está utilizando, siempre que de buena fe tenga la intención de hacerlo en el futuro. En tal caso, cuando el proceso de registro esté en la última fase, deberá presentar una Enmienda para alegar el uso o una Declaración de uso para poder finalizar el registro. Tenga en cuenta que en este caso se cobrarán tasas adicionales por parte de la USPTO.

La búsqueda de conflicto de marcas es un proceso necesario para evaluar las posibilidades de que el registro de la marca sea exitoso. Su Abogado de Brandnew realizará esa búsqueda exhaustiva de marcas que puedan entrar en conflicto con su registro, en la base de datos de la USPTO, en bases de datos estatales, así como otras marcas de common law que puedan perjudicar la eficacia de la marca en un futuro. El Abogado no solo busca marcas iguales, eso puede hacerlo cualquiera. Buscará marcas que sean similares o parecidas y que estén registradas para productos similares, y en que intervengan otros factores que en definitiva puedan entorpecer el registro de su marca. Una vez concluida la búsqueda, recibirá una opinión legal escrita redactada por su Abogado de Brandnew sobre las probabilidades de éxito del registro de su marca.

Por supuesto. También puede solicitar ayuda al Abogado para que pueda ayudarle en la elección del nombre de manera que pueda evitar conflictos.

Somos un bufete de abogados boutique especializado en derecho de marcas. Nuestro objetivo es construir una relación a largo plazo con usted, una en la que sienta que su marca está en buenas manos y pueda concentrarse en lo que hace mejor: construir y hacer crecer su negocio. ¿Desea conocernos? La primera consulta es gratuita y sin compromiso.

Por supuesto. Un abogado con licencia en Estados Unidos le representará ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Realice una solicitud de presupuesto y le enviaremos nuestros honorarios y una proyección de las tasas que deberá pagar. Nos esforzamos por adaptar el presupuesto a las necesidades de nuestros clientes, e intentamos ofrecer tarifas planas que cubran todos los servicios del proceso de registro.

Puede concertar una entrevista a través de la página web. La primera entrevista con un abogado es gratuita y sin compromiso. También puede escribirnos en cualquier momento a nuestro correo info@brandnewlegal.com o llamarnos al teléfono +1 (954) 828- 2254.

Queremos conocerle y entender de primera mano de qué manera podemos ayudarle. Por eso le ofrecemos una primera consulta con uno de nuestros abogados por videoconferencia de hasta 30 minutos gratuita y sin compromiso. Sí, sí, gratuita y sin compromiso. En ella podrá preguntarle lo que desee acerca de su marca, del proceso y de las dudas que puedan surgirle antes de contratar nuestros servicios.

Una empresa de registro de marcas registradas es una empresa dedicada a ayudarle a completar el formulario en línea del sitio web de la USPTO. En muchos casos, duplican el formulario de la USPTO en su sitio web y le cobran por presentarlo en su nombre. Muchas de estas empresas no cuentan con abogados y no ofrecen asesoramiento legal. Lamentablemente, cuando surgen problemas con el registro, dichas empresas se desentienden, precisamente porque no pueden ofrecer asesoramiento legal. Por ello la USPTO recomienda contratar a un abogado y no a empresas de registro de marcas comerciales (https://www.uspto.gov/trademarks/basics/do-i-need-attorney).